关于第16807318号百雀林Baiquelin 商标无效宣告请求裁定书

商评字（2017）第0000085272号

申请人：上海百凤投资有限公司

委托代理人：广州华进联合专利商标代理有限公司

被申请人：徐新兴

委托代理人：北京恩诺知识产权代理有限公司

申请人于2016年12月14日对第16807318 号百雀林Baiquelin商标（以下称争议商标） 提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照 《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行审理，现已审理终结。

申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在先注册的第895789 0号百雀羚商标、第 8957865号百雀羚商标、第8957851号百雀羚商标（以下称引证商标一、二、三）已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、百雀 羚为申请人独创，经过使用已具有很高的知名度，第654197号百雀羚商标、第1437205号百雀 羚商标（以下称引证商标四、五）在化妆品商品上受到强力保护，争议商标的申请注册已构成对申请人高知名度商标的复制和模仿。三、争 议商标的申请注册侵犯了申请人关联企业的在先商号权。四、争议商标本身具有很强的欺骗性，极易导致消费者对商品来源产生混淆、 误认。被申请人申请注册争议商标的行为具有恶意，违反了诚实信用原则，构成不正当竞争。 综上，请求依据《商标法》第七条、第十条第一 款第（七）项及第（八）项、第十三条第二款、 第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的相关规定，宣告争议商标无效。

申请人向我委提交了以下主要证据（复 印件）：

1.争议商标及引证商标档案信息；

2.百度百科关于百雀羚的介绍页面；

3.百雀羚八十周年庆典报道、部分媒体杂志的宣传介绍资料、广告资料等；

4.百雀羚部分广告合同、发票、宣传资 料等；

5.申请人受让百雀羚商标的证明文件，民国时期商标注册信息及其名下商标列表等……

被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与引证商标含义不同，二者未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，争议商标的注册和使用不会造成消费者混淆、误认。 二、引证商标申请日晚于争议商标的申请日，争议商标未侵犯申请人的在先权利，申请人提交的证据不足以证明其商标经过使用已具有一定的影响。三、申请人称争议商标是对引证商标的复制模仿，但未提交任何充分的证据加以证明。综上，申请人的理由均不成立，请求维持争议商标的注册。

被申请人向我委提交了吊牌原件作为主 要证据。

申请人质证的主要理由：一、百雀羚为申请人独创，并作为申请人旗下的统一品牌和 企业字号，经过使用和宣传已为消费者广泛知晓，具有较高的知名度和影响力。二、被申请人 所提引证商标并非申请人在本案中所引证的商标，争议商标与申请人在本案中的引证商标一、 二、三已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。三、被申请人具有明显的主观恶意，其所提交的证据无法证明争议商标经过使用已具有一定知名度。综上，被申请人的答辩理由均不成立，请求依据《商标法》的相关规定，宣告 争议商标无效。

经审理查明：

1.争议商标由被申请人于2015年4月27 日向商标局提出注册申请，于2016年6月21 日被核定使用在第25类服装、内衣等商品上，现为有效注册商标。

2.在争议商标申请日前，引证商标一、二、 三均由上海百雀羚日用化学有限公司向商标 局提出注册申请，分别核定使用在第25类防水 服等商品、第26类衣扣等商品、第40类材料处理信息等服务上；引证商标四、五均由上海凤凰日用化学有限公司向商标局提出注册申请， 核定使用在第3类化妆品、香皂等商品上，后经 商标局核准转让予上海百雀羚日用化学有限公司。上述引证商标经商标局核准于2016年10月 27日转让予本案申请人，均为有效注册商标。

以上事实有商标档案在案佐证。

我委认为，《商标法》第七条的精神已具体体现在《商标法》其他条款的规定中， 本案将根据申请人的具体评审理由适用相应 的实体条款予以审理。

一、争议商标核定使用的服装等商品与引 证商标二核定使用的衣扣等商品、引证商标三 核定使用的材料处理信息等服务不属于类似商 品和服务，故争议商标与引证商标二、三并存 未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一 种或者类似商品/服务上的近似商标。

争议商标由汉字百雀林及对应拼音构 成，其显著识别汉字百雀林与引证商标一百雀羚在文字构成方式、呼叫等方面相近，已构成近似商标。争议商标核定使用的服装、 内衣、围巾、腰带商品与引证商标一核定使用的防水服、披肩、背带商品属于类似 31 2018年第1期·举案说法商品。争议商标与引证商标一并存，易使消费者对二者商品的来源产生混淆误认，已构成 《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类 似商品上的近似商标。争议商标核定使用的婴 儿全套衣、游泳衣、鞋、帽、袜、手套（服装）商 品与引证商标一核定使用的商品不属于类似商 品，故在上述商品上，争议商标与引证商标一 未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一 种或者类似商品上的近似商标。

二、鉴于我委已适用《商标法》第三十条规定在争议商标核定使用的服装、内衣、 围巾、腰带商品上对申请人在先商标权利予 以保护，故在上述商品上不再适用《商标 法》第十三条的规定进行审理。下文仅针对在婴儿全套衣、游泳衣、鞋、帽、袜、手套 （服装）商品上争议商标是否违反《商标 法》的上述规定进行评述。

本案中，虽然申请人提交的证据可以证 明引证商标三、四经使用在化妆品商品上具有一定知名度，但不足以证明于争议商标申请日之前在化妆品商品上已达到驰名程度。 故争议商标的注册和使用不易误导公众，致使申请人的利益可能受到损害。综上，争议商标在婴儿全套衣、游泳衣、鞋、帽、袜、 手套（服装）商品上的注册亦未违反《商标 法》第十三条第三款之规定。

三、申请人称争议商标的申请注册侵犯 了其关联企业的商号权，并依据《商标法》第 三十二条所指的“侵犯他人现有的在先权利” 之规定主张权利。本案中，鉴于申请人并未提 交证据证明申请人与上海百雀羚日用化学有限公司之间存在何种关联，故争议商标的注册未 违反《商标法》第三十二条“不得损害他人现 有的在先权利”（商号权）之规定。

四、《商标法》第十条第一款第（七） 项规定是指商标标识本身带有欺骗性，易使 公众对商品的质量等特点或者产地产生误认 的情形。《商标法》第十条第一款第（八） 项所称的不良影响是指商标本身有害于社会 主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗 教、风俗习惯等产生损害的情形。申请人称争议商标的注册违反了上述规定，并以此请求宣告争议商标无效的主张，因其缺乏事实依据，我委不予支持。

五、《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为，是指系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为， 以及基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。申请人主张该条款，缺乏事实依据，我委不予支持。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照《商标法》第三十条，第四十五条第 一款、第二款，第四十六条和《商标法实施条 例》第六十八条的规定，我委裁定如下：

争议商标在服装、内衣、围巾、腰带商品上 予以无效宣告，在其余商品上予以维持。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁 定书之日起三十日内向北京知识产权法院起 诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者 至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行 书面告知我委。

解 读

这份裁定书的发布，意味着由于国内 知名化妆品品牌百雀羚申请，他人在“服装”等商品上注册的百雀林Baiquelin商标 被宣告无效。百雀羚提出的无效理由主要 有两点：一是百雀林Baiquelin商标与其在类似商品上在先注册的百雀羚商标构成近 似，二是百雀林Baiquelin商标是对化妆品高知名度商标百雀羚的复制和模仿。经过审查，商评委支持了第一点理由，即百雀林 Baiquelin商标与在先注册的百雀羚商标已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。

显然，本案中发挥关键作用的是百雀羚品牌在第25类商品上注册的防御商标。笔者查询中国商标网发现，2010年12月，百雀羚品牌进行了商标全类注册保护，构建起完备的防御商标体系。防御商标并非我国《商标法》规定的商标类别或概念，世界上其他国家也未在法律中对防御商标作出规定。防御商标更多地被理解为一种企业商标策略，目的在于事先防范，避免主商标被他人在其他领域抢注或使用。

实务中，企业对于防御商标的理解和运用也不尽相同。有的企业为了垄断某一品牌名称或标志，防控他人使用相同的名称或标志可能造成的不利影响，会在所有商品和服务类别上进行商标注册保护。有的企业则选择在与主营业务相关的行业或可能发生冲突的领域进行防御性注册，如餐饮企业在食品上注册，食品企业在饲料上注册等。还有一部分企业虽有意进行防御性商标注册，但由于各种原因，其商标已被他人在其他类别上在先注册，客观上存在诸多障碍，无法实施大范围防御性注册保护。

笔者认为，企业实施何种防御性商标策略需要根据其所在行业特点、品牌受众范围及影响力，并结合商标标志的独创性、显著性等因素综合考量。本案申请人的百雀羚为老牌化妆品，品牌受众是大众消费者。鉴于品牌具有较大影响力，百雀羚商标被他人在其他行业“借用”的可能性较高。同时，百雀羚作为臆造词，显著性较强，与他人商标相同的概率较低，防御性注册空间较大。综合上述因素，百雀羚选择在全部商品和服务类别进行防御性注册是恰当的策略。本案的获胜也证明百雀羚防御商标的确发挥了预设的保护作用。

值得关注的是，由于《商标法》第 四十九条规定了注册商标因连续三年不使 用可以撤销的制度（即通常所说的“撤三”），而防御商标大多是不会实际使用的商标，因此“撤三”制度被视为防御商标的克星。笔者倒觉得在商标注册成本已大幅降低的今天，企业完全可以通过每3年重新注册一次的方式，化解“撤三”带来的挑战。 总之，防御商标是企业商标战略中的一个重要策略，既要灵活运用发挥所长，又要与其他商标策略配合使用，实现商标战略与企业品牌经营的精准契合